‘마크곤잘레스’, 엔젤도형 저작권 침해 등 상표권 분쟁

브랜드 '마크 곤잘레스(Mark Gonzales)'를 둘러 싼 상표권 분쟁이 확산될 조짐이다. '마크 곤잘레스'는 지난 2011년부터 2021년까지 일본의 사쿠라그룹(유한회사)에게 신발을 제외한 의류와 패션잡화 제품에 대하여 아시아 지역 저작권 라이선스를 공여해 주었다. 국내 의류기업인 비케이브(당시 배럴즈)는 당시 마스터권자인 사쿠라와 2017년부터 2022년까지 5년간 한국 내 라이선스 권한을 획득하고 성공적으로 비즈니스를 키워냈다.

계약 만료 시점에 사쿠라그룹의 관계사인 사쿠라인터내셔날은 비케이브와 2022년 1월 1일부터 10년간 라이선스 계약을 맺고, 10년 이후 상표권을 양도한다는 종신조건부 라이선스 계약을 체결했다.

문제는 2022년부터 사쿠라그룹에게 마크곤잘레스의 상표권 및 저작권 권한이 없다는 점. 그럼에도 이 회사는 관계사 명의로 'Mark Gonzales' 서명체와 엔젤도형 상표를 한국 특허청에 상표등록 하고, 또다른 관계사의 이름으로 등록인 명의를 변경, 라이선스계약 종료 이후 임에도 불구하고 본사의 '마크 곤잘레스'의 상표권 반환 요구를 따르지 않은 것.

마크 곤잘레스 측은 의류 및 패션 잡화에 대해서 국내 T사와 J사에 2022년부터 새로운 라이선스 계약을 체결하였으나 비케이브와의 상표권 다툼으로 라이선스 사업 전개에 어려움을 겪고 있다는 주장이다. 더욱이 사쿠라인터내셔날이 대형 로펌을 통해 마크 곤잘레스의 정당한 라이선시에게 마크 곤잘레스 상표권과 저작권의 사용금지 내용증명을 보내는 등 법적 분쟁으로 확산되는 상황으로 번지고 있다.

이에 마크 곤잘레스측은 사쿠라인터내셔날과 라이선시(상표사용권자)인 비케이브에게 저작권 침해를 사유로 특허청 특허심판원에 2021년 12월 20일자로 상표등록 무효심판 청구 소송을 제기했다. 특허심판원은 마크 곤잘레스측의 신속심판청구를 받아들여 2022년 6월 9일 마크 곤잘레스 서명상표에 대해, 2022년 9월 8일 엔젤도형 상표에 대해 마크 곤잘레스측의 주장을 인용해 등록상표에 대한 각각 무효심결을 내렸다.

이와함께 마크 곤잘레스측은 비케이브를 상대로 서울중앙지방법원에 저작권 침해 금지 소송을 청구하고, 서울서부지방검찰청에 저작권 침해죄로 형사고소를 제기해 현재 국내에서 민형사 소송이 동시에 진행중이다.

또한 일본과 중국에 사쿠라인터내셔날이 보유한 선등록, 선출원 상표들에 대한 무효심판과 이의신청을 비롯 미국 뉴욕주 지방법원에 일본 사쿠라인터내셔날과 사쿠라그룹을 상대로 아시아 지역(한국, 일본, 중국, 대만, 홍콩) 상표권 반환 및 손해배상 청구소송을 제기한 것으로 전해진다.

한편 '마크 곤잘레스(Mark Gonzales)'는 미국의 프로 스케이트보더이자 아티스트로 MZ세대 젊은이들 사이에 널리 알려져 있다. 마크 곤잘레스는 현대 스트릿 스케이트보드의 선구자로서, 미국 젊은이들 사이에서 '역대 가장 영향력 있는 선수(G.O.A.T; Greatest of All Times)' 중 하나로 손꼽히며 농구계의 마이클 조던처럼 스케이트보드계의 슈퍼스타로 추앙받는다.

마크 곤잘레스는 아디다스와 1998년부터 24년간, 슈프림과 2012년부터 10년간 컬래버를 진행하며 스포츠 캐주얼과 스트리트 캐주얼로 전개되어 왔으며, 2002년에는 스케이트보드 브랜드 크루키드(KROOKED)를 론칭, 직접 디자인한 감각적인 아트워크를 널리 선보여 왔다.

한편 마크 곤잘레스의 글로벌 에이전시이자 IP 보호 대리인 기업으로 리센시아(대표 김용철)가 활동중이다.