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선출원 등록상표와 동일 유사한 후출원 등록상표 비상걸려

Monday, March 29, 2021 | 이광주 기자, nisus@fashionbiz.co.kr

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지난 3월18일 대법원 전원합의체(주심 이기택 대법권)는 자신의 상표와 유사한 상표를 사용한 회사를 상대로 제기한 상표권 침해금지 등 소송 상고심에서 다른 사람이 선출원 등록상표와 동일 유사한 상표를 등록하여 사용했다면 등록 무효 심결이 없어도 상표권 침해라는 법리로 해석하는 판결을 하였다.

이번 대법원 판결로 해외 유명 상표 또는 국내 선등록 상표와 동일 또는 유사상표를 후출원하여 등록한 상표를 전개하는 패션기업과 해외 유명상표를 등록하는 상표 브로커들에게는 적지 않은 파장이 일 것으로 예상된다.

지난 3월18일 대법원은 보도자료를 통해 선출원 등록상표권자의 동의없이 후출원등록 상표권 자가 동일 유사한 상품에 사용하였다면, 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결 또는 취소 심결 의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다는 판결이 있었다.

대법원의 판결 요지는 상표법이 선출원주의를 택하여 출원일을 권리발생의 기준으로 삼아야 함 에도 선출원과 등록 상표와 명칭, 관념, 외관이 동일 또는 유사한 상표를 후출원한 등록상표를 무효 또는 취소로 하는 심결이 확정될 때 까지 후출원 등록 상표권자가 자신의 상표권 실시행위 로서 선출원 등록상표와 동일, 유사한 상표를 그 지정 상품과 동일, 유사한 상표에 사용하는 것 은 선출원 등록상표권에 대한 침해가 되지 않는다고 하였던 종래의 대법원 판례를 모두 파기하 고 새로운 판례를 성립하였다.

후출원 등록상표 무효심결 없이도 선출원 등록상표권 침해
특허권, 실용신안권, 디자인권에도 동일한 법리 적용


대법원 전원합의체가 종래의 판례를 변경하여 선출원 등록상표와 동일 유사한 상표를 선출원 등록상표권자의 동의없이 선출원 등록상표의 지정상품과 동일 유사한 상품에 사용하는 후출원 등록상표에 대하여 적극적으로 효력을 제한하여 후출원 등록상표에 대한 등록무효 또는 취소 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 권리를 우선 보장하는 것이 기본 원리이며, 이러한 법리는 특허권, 실용신안권, 디자인권의 경우에도 동일한 법리로 적용된다고 판시하였다.

상표법의 기본 원칙은 선출원주의를 우선하고 있지만 그 보다 우선하고 있는 것은 상표등록 출 원일 전에 발생한 타인의 저작권과 저촉되는 경우에는 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대한 상표의 사용은 특허권자ㆍ실용신안권자 ㆍ디자인권자 또는 저작권자의 동의를 받지 아니하고는 그 등록상표를 사용할 수 없도록 하고 있는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리 사이 에서 저촉되었던 법리를 깔끔하게 충돌없이 해석한 것이다.

종래 대법원은 후출원 등록상표를 무효로 하는 심결이 확정될 때 까지는 후출원 등록 상표권자가 자신의 상표권 실시행위로서 선출원 등록상표와 동일 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 유사한 상표에 사용하는 것은 선출원 등록상표권에 대한 침해가 되지 않는다고 판시한 바 있다.

그러나 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법의 규정과 취지에 비추어 보면, 선출원 등록 권리와의 저촉되는 후출원 등록권리에 대한 등록무효심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록 권리에 대한 침해가 성립한다고 보는 것이 타당하다는 논리다.

그뿐 아니라 저작권은 창작과 동시에 권리가 발생되는 권리임에도 저작권자의 동의를 받지 아니하고 타인이 상표를 출원하여 등록한 상표권자와 저작권자와의 분쟁이 발생하였을 경우 종전까지는 저작권자 가 상표등록 무효심판을 청구하여 무효가 확정될 때까지 상표를 등록한 상표권자는 저작권자의 권리보다 강력한 권리를 행사할 수 있었지만 이번 대법원 판결의 입장은 시간적 순서에 따라 선원이 우선함을 근간으로 구축되어 온 지식재산권법의 기본 원칙과 국제적 입법례에 부합할 뿐 아니라, 논리가 일관되고 명쾌하며 법적 안정성을 가져오는 장점을 갖는다.

종래 하급심 실무에서는 구체적 타당성을 도모하기 위하여, 개별 사안에서 권리남용으로 보아 후출원 등록권리자의 침해 책임을 인정하거나 별개의 등록무효 사유를 들어 권리남용론을 구성 하는 등 다양한 실무례가 있어 이를 통일적으로 해결할 필요가 있었다.

특히 이기택 노태악 대법관은 “이번 판결은 시간적 순서를 근간으로 구축되어 온 지식재산권법의 기본 원칙과 국제적 입법례에 부합한다.”며 판시 내용이 명쾌해 법적 안정성을 가져올 것이라는 이례적인 소수의견을 내기도 하였다.

이번 대법원 전원일치 의견으로 “후출원 등록상표를 무효로하는 심결이 확정될 때까지는 선출원 등록상표를 침해하지 않는다고 판단한 종전 대법원 판례를 모두 변경한다.”고 판시함으로써 지식재산권법의 입법 취지에 부합하는 법리를 세우게 되어 판례의 혼란으로부터 통일적 해결을 기할 수 있게 되었다.

최근 해외 유명브랜드의 상표 및 저작권 관리 업무를 대행하고 있는 리센시아 김용철 대표는 "특허청에 등록한 많은 등록상표들이 외국 유명 상표와 동일 또는 유사하거나 유명 캐릭터 등의 저작물과 그 명칭을 모방한 등록 상표들의 경우 이번 대법원 판결로 선출원 상표와 동일, 유사 한 후출원 등록 상표의 사용의 새로운 패러다임의 변화를 예고하는 중요한 분수령이 될 것이며 향후 많은 분쟁이 있을 것으로 예상된다." 고 분석하고 있다.

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